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May 24, 2023

La Cour suprême limite les protections contre la parodie dans Jack Daniels c. Bad Spaniels Trademark Fight

Jack Daniel's est peut-être ce qui unit une nation divisée - du moins en ce qui concerne

Jack Daniel's est peut-être ce qui unit une nation divisée - du moins en ce qui concerne la Cour suprême des États-Unis. Dans une décision unanime rendue jeudi, la Haute Cour s'est rangée du côté du fabricant de whisky du Tennessee dans un combat de marque pour un jouet pour chien "Bad Spaniels".

"Cette affaire concerne des jouets pour chiens et du whisky, deux éléments apparaissant rarement dans la même phrase", écrit la juge Elena Kagan dans l'option. "L'intimé VIP Products fabrique un jouet pour chien grinçant et à mâcher conçu pour ressembler à une bouteille de whisky Jack Daniel's. Mais pas entièrement. Sur le jouet, par exemple, les mots "Jack Daniel's" deviennent "Bad Spaniels". Et « Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey » se transforme en « The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet ».

Jack Daniel's n'a pas été amusé par la blague du caca et lorsque VIP Products a refusé d'arrêter de vendre les squeakers, le combat s'est déplacé vers les tribunaux. VIP a demandé une déclaration selon laquelle Bad Spaniels n'avait pas enfreint ni dilué les marques de Jack Daniel et la marque de whisky a déposé une demande reconventionnelle pour dilution de la marque.

Au cœur du problème se trouve le soi-disant test de Rogers, qui a été établi par le 2e circuit en 1989 pour protéger les droits du premier amendement en matière de marques. Il cherche essentiellement à trouver un équilibre entre éviter la confusion du public et encourager l'expression créative et examine si une utilisation est artistiquement pertinente par rapport à l'œuvre sous-jacente et si elle est explicitement trompeuse quant à la source ou au contenu de l'œuvre.

L'affaire avait rebondi entre un tribunal fédéral de l'Arizona et le 9e circuit. Le tribunal de district a statué contre VIP sur jugement sommaire, estimant qu'il avait utilisé les caractéristiques de Jack Daniel comme marques de commerce pour "l'identification de la source" et que, par conséquent, les protections de Rogers et les exceptions d'utilisation équitable ne s'appliquent pas.

Voici comment la Cour suprême résume ce qui a suivi : "L'affaire a fait l'objet d'un procès devant banc, où le tribunal de district a conclu que les consommateurs étaient susceptibles d'être confus quant à la source du jouet Bad Spaniels et que les associations négatives du jouet avec les excréments de chien (par exemple, "L'ancien n° 2') nuirait à la réputation de Jack Daniel. Le neuvième circuit a été inversé. Constatant que la plainte pour contrefaçon était soumise au critère de seuil de Rogers, la Cour d'appel a renvoyé l'affaire au tribunal de district pour décider si Jack Daniel's pouvait satisfaire l'une ou l'autre des volets de ce test. Et la Cour d'appel a rendu un jugement sur la demande de dilution de VIP, estimant que parce que Bad Spaniels parodie Jack Daniel's, il relève de l'exclusion "utilisation non commerciale". En renvoi, le tribunal de district a conclu que Jack Daniel's pouvait ne satisfait ni l'un ni l'autre des volets de Rogers, et a donc accordé un jugement sommaire à VIP sur la violation. La Cour d'appel a sommairement confirmé.

La Cour suprême a été invitée à examiner deux questions : " L'utilisation humoristique de la marque d'autrui comme la sienne sur un produit commercial est-elle soumise à l'analyse traditionnelle du risque de confusion de la loi Lanham, ou bénéficie-t-elle plutôt d'une protection accrue du premier amendement contre les réclamations pour contrefaçon de marque ? , " et "si l'utilisation humoristique de la marque d'autrui comme la sienne sur un produit commercial est" non commerciale "… interdisant ainsi en droit une réclamation de dilution par ternissement en vertu de la loi sur la révision de la dilution des marques."

Dans l'avis, Kagan cite un certain nombre de combats très médiatisés impliquant le test de Rogers, y compris un costume de Mattel sur le ver d'oreille "Barbie Girl" d'Aqua en 1997, un de Louis Vuitton sur The Hangover Part II et un autre combat de jouet pour chien impliquant Tommy Hilfiger pour illustrer quels types d'utilisation ont été protégés (les deux premiers) et ceux qui ne l'ont pas été (le dernier). Elle explique également que la fonction clé de la loi Lanham est de distinguer la source des produits de ceux fabriqués ou vendus par d'autres et que le "péché cardinal" du droit des marques est de saper cela et de semer la confusion chez les consommateurs.

Le 9e circuit a estimé que Jack Daniel's devait d'abord réussir le test de Rogers avant de considérer le risque de confusion, car le jouet Bad Spaniels - bien que "sûrement pas l'équivalent de la Joconde" - était une œuvre expressive avec un message humoristique. Il a également estimé que, parce qu'il parodie le célèbre whisky, il est éligible à l'exclusion d'utilisation non commerciale pour la dilution de la marque. La Cour suprême n'est pas d'accord avec le 9e circuit sur les deux.

Bien que le tribunal n'ait pas déterminé si Rogers devrait jamais être utilisé comme critère de seuil pour les affaires impliquant des œuvres expressives, il a conclu qu'il n'est « pas approprié lorsque le contrefacteur accusé a utilisé une marque de commerce pour désigner la source de ses propres produits – en d'autres termes, a utilisé une marque en tant que marque." Kagan note: "Lorsqu'une marque est utilisée comme marque (sauf, potentiellement, dans de rares situations), l'enquête sur le risque de confusion fait suffisamment de travail pour tenir compte de l'intérêt pour la liberté d'expression."

La logique sous-jacente est la même pour la défense d'utilisation équitable contre la dilution. "Aussi large que soit la portée de l'exclusion de" l'utilisation non commerciale ", elle ne peut pas inclure, comme le pensait le neuvième circuit, chaque parodie ou commentaire humoristique", écrit Kagan. "De manière critique, l'exclusion de l'utilisation équitable a sa propre exclusion : elle ne s'applique pas lorsque l'utilisation est" en tant que désignation de la source pour les propres biens ou services de la personne "."

"L'opinion d'aujourd'hui est étroite", poursuit Kagan. "Sur la contrefaçon, nous estimons uniquement que Rogers ne s'applique pas lorsque l'utilisation contestée d'une marque est en tant que marque. Sur la dilution, nous considérons uniquement que l'exclusion non commerciale ne protège pas la parodie ou d'autres commentaires lorsque son utilisation d'une marque est de la même source Ce n'est pas une coïncidence si nos deux fonds portent sur la question de savoir si l'utilisation d'une marque remplit une fonction de désignation de source. La loi Lanham rend ce fait crucial, dans son effort pour garantir que les consommateurs puissent savoir d'où viennent les produits.

Sur ce, le tribunal a annulé le jugement du 9e circuit et a renvoyé la question de savoir si les marques Bad Spaniels étaient susceptibles de prêter à confusion.

Dans deux opinions concordantes – l'une de la juge Sonia Sotomayor avec le juge Samuel Alito et l'autre du juge Neil Gorsuch avec les juges Clarence Thomas et Amy Coney Barrett – les juges mettent en garde contre le fait de donner trop de poids aux enquêtes en ce qui concerne la confusion des consommateurs et avertissent que le test de Rogers doit être manipulé avec précaution.

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